Schwarz-Weiß ist (k)eine Farbe: Ist die Anmeldung von Marken in schwarz-weiß sinnvoll?

Insbesondere in der Vergangenheit stellten Markeninhaber sich oft die Frage, ob die Eintragung einer Marke in „schwarz-weiß“ im Markenregister eine gute Idee ist. Dem lag die gängige Praxis zugrunde, dass „farbige“ Marken am besten in schwarz-weiß eingetragen werden sollen, um sämtliche farbliche Abwandlungen davon auch direkt mit zu schützen. Doch gilt dieser Grundsatz noch heute? Die IT-Recht Kanzlei bringt Licht ins Dunkle!

s/w oder in Farbe: Um was geht´s?

Ob eine Marke in schwarz-weiß oder in Farbe eingetragen wird, ist vor allem im Hinblick auf die Reichweite des Schutzbereichs der so eingetragenen Marke relevant. Nach Eintragung in das Markenregister steht dem Rechtsinhaber ein ausschließliches Nutzungsrecht an seiner Marke zu. Die Frage, die sich für den Rechtsinhaber einer Marke stellt, ist wie weit der Schutzbereich seiner Marke reicht. Denn dieser Schutzbereich der eingetragenen Marke bestimmt die Erfolgsaussichten eines gerichtlichen Vorgehens bei der Verteidigung von Markenrechten gegenüber einer unberechtigten Nutzung des Zeichens durch Dritte.

Nach den gesetzlichen Vorgaben des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt. Nun stellt sich die Frage, ab wann ein Zeichen mit einer Marke als identisch im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zu betrachten ist - was der Schutzbereich also konkret abdeckt.

Fraglich in Bezug auf schwarz-weiß-Marken ist in diesem Zusammenhang, ob die Eintragung einer solchen Marke dazu führt, dass auch farblich abweichende Ausgestaltungen dieses Zeichens vom Schutzumfang des schwarz-weiß-Zeichens umfasst sind oder nicht.

Was im Register steht, gilt!

Diesem Thema hat sich das sog. Konvergenzprogramm der Markenämter der Europäischen Union bereits im Jahr 2014 angenommen. Im Rahmen des vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) initiierten Konvergenzprogramms haben sich die europäischen Markenämter auf eine gemeinsame Praxis bezüglich Marken in Schwarz-Weiß bzw. in Graustufen geeinigt.

Grundsätzlich gilt, dass wenn eine Marke in Farbe im Register eingetragen ist, sich dann der Schutzumfang auf die betreffende Farbgebung beschränkt. Doch gilt dasselbe auch für schwarz-weiß-Marken? Dazu hat sich vor geraumer Zeit der BGH (Urt. v. 12.03.2015, Az. I ZR 153/14) positioniert.

Der BGH urteilte, dass sich der Schutzgegenstand einer schwarz-weiß-Marke lediglich auf diese schwarz-weiß-Kombination bezieht. Mit dieser Beurteilung schloss sich der BGH den Ergebnissen des Konvergenzprogramms der europäischen Markenämter an. Aus dieser Beurteilung folgt, dass nur die tatsächlich eingetragene Farbkombination den Schutzgegenstand in Bezug auf die Farbe bildet und somit den Identitätsbereich der Marke bestimmt.

Wann liegt Markenidentität vor?

Hinsichtlich des Erfordernisses der „Identität“ von sich gegenüberstehenden Zeichen ist die Rechtsprechung des EuGHs heranzuziehen. Danach ist ein Zeichen mit einer Marke identisch, wenn es ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente wiedergibt, die die Marke bilden, oder wenn es als Ganzes betrachtet Unterschiede gegenüber der Marke aufweist, die so unbedeutend sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können.

Das heißt im Klartext: Identität im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist nur gegeben, wenn wenn eine Marke in der eingetragenen Form in Bezug auf die Farbe unberechtigterweise von Dritten genutzt wird. Des Weiteren liegt auch Identität vor, wenn etwaige Farbunterschiede der beiden Zeichen als „unbedeutend“ anzusehen sind und somit dem Durchschnittsverbraucher nicht weiter auffallen. Nur wenn eins dieser Merkmale erfüllt ist, kann der Markeninhaber wegen Zeichenidentität gegen den Dritten vorgehen.

Kein Schutz gegen andere Farbgestaltungen?!

Aufgrund der Tatsache, dass Ansprüche des Markeninhabers wegen Identität seiner Marke mit der Verletzungsmarke im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nur unter oben genannten (engen) Voraussetzungen bestehen, stellt sich zu Recht die Frage: Was, wenn die Marke durch Dritte in lediglich abgewandelter Farbe im Verkehr benutzt wird? Ist der Markeninhaber machtlos, weil keine oben genannte Identität vorliegt?

Hier kann Entwarnung gegeben werden. Die wegweisende Entscheidung des BGH zum Schutzbereich von Marken in Bezug auf die Farbgestaltung lässt Markeninhaber, deren Zeichen „geklaut“ und in farblich abgewandelter Form benutzt wird, nicht im Regen stehen. Ein Unterlassungsanspruch gegenüber der Nutzung eines nicht identischen Zeichens kommt auch bei Bestehen einer Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Betracht.

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, ist dabei unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Neben der Identität/Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen und der Ähnlichkeit der Zeichen spielt auch die Kennzeichnungskraft der älteren Marke eine Rolle. Sollte die Marke jedoch lediglich farblich abgewandelt worden sein, spricht viel dafür, darin eine Ähnlichkeit im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG annehmen zu können.

Fazit: s/w ist kein Rundumschutz

Spätestens nach dem Konvergenzprogramm der Markenämter der Europäischen Union und der Rechtsprechung des BGH ist klar: Wird eine Marke in schwarz-weiß im Markenregister eingetragen, erstreckt sich der Schutzbereich der Marke lediglich auf diese „Farb“-Kombination. Das heißt jedoch nicht, dass Markeninhaber keine Handhabe gegen eine Nutzung der Marke durch Dritte in lediglich abgewandelter Farbe haben. In der Regel können Markeninhaber in so einem Fall wegen Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegen den Dritten vorgehen.

TIPP (für alle anderen): Mit der IT-Recht Kanzlei haben Sie einen kompetenten Partner an Ihrer Seite, der Sie auf Wunsch von der Entwicklung einer Markenstrategie bis hin zur Anmeldung Ihrer Marke unterstützt.

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