Markenabmahnung: Und was jetzt?

Die Zahl der Markenabmahnungen und damit die Abmahngefahr im Markenrecht ist seit vielen Jahren konstant hoch. Erhält ein Händler eine Markenabmahnung, ist die Aufregung zunächst groß - nicht zuletzt wegen der regelmäßig hohen Gegenstandswerte und der damit verbundenen hohen Abmahnkosten. Was als Abgemahnter nun zu tun ist, zeigen wir in diesem Beitrag.

Markenabmahnung – was ist das eigentlich?

Das Markengesetz gewährt dem Markeninhaber das ausschließliche Recht, seine Marke für die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen zu benutzen. Marken genießen Identitäts- und Ähnlichkeitsschutz. Das bedeutet, dass der Markeninhaber Dritten verbieten kann, mit seiner Marke identische oder ihr ähnliche Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit den für ihn geschützten Waren oder Dienstleistungen identisch oder ihnen ähnlich sind. Bei bekannten Marken kommt der Schutz gegen Ausbeutung und Rufausbeutung hinzu.

Markenabmahnung: Mittel der Wahl

Liegt eine Markenverletzung im geschäftlichen Verkehr vor, kann der Markeninhaber den Dritten wegen der Verletzung seiner Markenrechte abmahnen. Sinn und Zweck einer Markenabmahnung ist die außergerichtliche Klärung eines Streits. Auch wenn es für den Betroffenen schwer nachvollziehbar ist: Die Abmahnung dient der Streitvermeidung. Erst wenn die Abmahnung keine Wirkung zeigt und den Verletzer nicht zur Räson bringt, kann eine gerichtliche Durchsetzung der Ansprüche folgen.

Berechtigte Markenabmahnung: Ansprüche des Markeninhabers

Ob eine Markenabmahnung Ernst zu nehmen ist, sollte immer von einem fachkundigen Rechtsanwalt geklärt werden. Denn nur wenn wirklich eine Markenverletzung vorliegt, bestehen die die mit der Abmahnung geltend gemachten Ansprüche. Man spricht dann von einer berechtigten Abmahnung. Um folgende Ansprüche geht es dann:

Anspruch auf Unterlassung und Beseitigung

Dies ist der Hauptanspruch der Abmahnung: Primär wird in einer Markenabmahnung immer ein Unterlassungs- und Beseitigungsanspruch geltend gemacht. Der Unterlassungsanspruch besagt, wie der Name schon sagt, dass die rechtsverletzende Handlung in Zukunft zu unterlassen ist - zur Sicherung dieses Anspruchs kann und wird der Rechteinhaber die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung verlangen. Mehr dazu weiter unten. Daneben gibt es den Beseitigungsanspruch, der auf die Beseitigung der Rechtsverletzung gerichtet ist - er umfasst u.a. den Rückruf markenrechtsverletzender Waren oder die Löschung rechtsverletzender Online-Angebote.

Strafbewehrte Unterlassungserklärung - aber bitte mit Vertragsstrafe

Eine Unterlassungserklärung enthält das Versprechen, die Markenrechtsverletzung in Zukunft zu unterlassen. Um diesem Versprechen etwas mehr Nachdruck zu verleihen, kann der Rechteinhaber jedoch verlangen, dass dieses Versprechen durch eine Vertragsstrafe abgesichert wird.

Eine Unterlassungserklärung räumt die Wiederholungsgefahr also nur dann aus, wenn sie für den Fall einer wiederholten Markenverletzung die Zahlung einer Vertragsstrafe in ausreichender Höhe vorsieht - die so genannte strafbewehrte Unterlassungserklärung. Was viele Abgemahnte in der Stresssituation der Abmahnung falsch einschätzen, ist, dass es sich bei der als Vertragsstrafe festgelegten Summe um einen Betrag handelt, der erst und nur dann zu zahlen ist, wenn es erneut zu einer Markenrechtsverletzung kommt.

Entwurf der Unterlassungserklärung – muss das sein?

Einer Markenabmahnung ist in der Regel ein Entwurf einer Unterlassungserklärung beigefügt. Da stellt sich natürlich die Frage: Muss ich als Abgemahnter diesen Entwurf verwenden und abgeben? Nein. Es handelt sich quasi nur um einen Service des Abmahners und der Abgemahnte soll eine Vorstellung davon bekommen, welchen Inhalt eine abzugebende Unterlassungserklärung haben muss. Er muss diese aber nicht nutzen, sondern kann natürlich auch selbst eine Erklärung erstellen. Vorteil einer eigenen Erklärung: Meist sind die Entwürfe extrem weit gefasst und für den Rechteinhaber maximal vorteilhaft - etwa mit der Übernahme der entstandenen Anwaltskosten oder einer zu hohen Vertragsstrafe. Dies kann durch die Formulierung einer eigenen Erklärung vermieden werden. Nachteil:

Wer selbst eine Unterlassungserklärung formuliert, muss darauf achten, dass diese auch den rechtlichen Anforderungen des Abmahners genügt - denn wer wiederum zu eng formuliert, läuft Gefahr, dass die Erklärung vom Abmahner nicht akzeptiert wird. Dies hätte dann zur Folge, dass der Abmahnende gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen kann.

Was bei der Abgabe einer Unterlassungserklärung in jedem Fall zu beachten ist:

1. Die Abgabe einer Unterlassungserklärung ist für sich genommen kein Schuldeingeständnis, bedeutet also nicht, dass der Abgemahnte die Markenverletzung anerkennt. Dies gilt im Übrigen auch für Erklärungen, die ohne den Zusatz „ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, aber rechtsverbindlich“ abgegeben werden.

2. Die Unterlassungserklärung muss mit einer Vertragsstrafe bewehrt sein, wenn sie die Wiederholungsgefahr ausräumen soll.

3. Die Vertragsstrafe muss ausreichend hoch sein - durchgesetzt und akzeptiert hat sich die Formulierung nach dem sog. Hamburger Brauch. Darin verspricht der Schuldner für den Wiederholungsfall die Zahlung einer angemessenen Vertragsstrafe, deren Höhe der Gläubiger nach billigem Ermessen bestimmt. Diese Billigkeitsentscheidung des Gläubigers kann im Streitfall gerichtlich überprüft werden.

4. Formulierungen zu Auskunfts- oder Schadensersatzansprüchen müssen nicht in die Unterlassungserklärung aufgenommen werden.

5. Die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung will gut überlegt sein: Vertragsstrafen von 1.000 bis 5.000 Euro sind üblich und drohen bei Wiederholung des gleichen und im Kern identischen Verstoßes. Das betrifft übrigens nicht nur die eigene Website oder das eigene Angebot, sondern auch Suchmaschinenergebnisse. Mehr dazu hier. Also. Wer das nicht in den Griff bekommt, sollte sich die Abgabe einer solchen Erklärung gut überlegen. Gegebenenfalls kann ein gerichtlicher Unterlassungstitel hier in manchen Fällen die bessere Wahl sein - denn dann ist im Falle eines Verstoßes keine Vertragsstrafe an den Unterlassungsgläubiger zu zahlen, sondern ein Ordnungsgeld an das Gericht.

Vernichtung und Rückruf

Nach § 18 MarkenG kann der Markeninhaber unter bestimmten Voraussetzungen vom Verletzer verlangen, dass die das Markenrecht verletzenden Waren zurückgerufen und durch Vernichtung endgültig aus dem Verkehr gezogen werden. Allerdings nur, wenn dies verhältnismäßig ist. Das Gesetz ordnet hier ausdrücklich an, dass bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung auch die Interessen Dritter und damit auch die Interessen des Verletzers zu berücksichtigen sind.

Anspruch auf Auskunft

Darüber hinaus kann der Markeninhaber Auskunft über den Umfang der Markenverletzung verlangen, um auf dieser Grundlage den Schadensersatz berechnen zu können. Dabei kann der Markeninhaber auch die Vorlage von Belegen, Rechnungen und sonstigen Unterlagen verlangen.

Darüber hinaus kann der Markeninhaber auch Auskunft über Lieferanten und Lieferketten verlangen, um gegen weitere Verletzer vorgehen zu können.

Anspruch auf Schadensersatz

Zudem steht dem Markeninhaber bei einer Markenrechtsverletzung ein Schadensersatzanspruch zu. Dabei kann der Markeninhaber zwischen drei verschiedenen Berechnungsmethoden wählen:

• Herausgabe des Verletzergewinns (Netto-Gewinn abzgl. Kosten)
• Erstattung des dem Markeninhaber durch die Markenrechtsverlertzung entgangenen Gewinns (Nachweis ist schwer bzw. gar nicht zu führen)
• Lizenzanalogie (Fiktion eines Lizenzvertrags)

In der Praxis wird der Schadensersatz häufig im Wege der Lizenzanalogie berechnet. Dabei handelt es sich um eine fiktive Schadensberechnung, d.h. ein tatsächlicher Schaden muss nicht nachgewiesen werden. Die fiktive Lizenzgebühr richtet sich danach, was vernünftige Parteien vereinbart hätten, wenn sie einen Markenlizenzvertrag abgeschlossen hätten. Hier besteht sowohl für den Abmahnenden als auch für den Abgemahnten ein Argumentationsspielraum, der von auf Markenrecht spezialisierten Anwälten genutzt wird.

Anspruch auf Erstattung von Abmahnkosten

Hat der Markeninhaber Rechtsanwälte mit der Markenabmahnung beauftragt, hat der Abgemahnte auch die damit verbundenen Kosten zu erstatten. Aufgrund der hohen Streitwerte im Markenrecht (unbenutzte Marke: 25.000 EUR, benutzte Marke: regelmäßig 50.000 EUR, je nach Ruf und Bekanntheit der Marke auch 100.000 EUR und mehr) belaufen sich die Anwaltskosten auf mindestens 1.500 EUR, oft aber auf deutlich höhere Beträge.

Unberechtigte Markenabmahnung: Ansprüche des Abgemahnten

Nicht jede Markenabmahnung ist berechtigt. Deshalb sollte jede Markenabmahnung anwaltlich geprüft werden. Und zwar von Anwälten, die auf Markenrecht spezialisiert sind.

Ist die Markenabmahnung unberechtigt, kann der Abgemahnte die Abmahnung zurückweisen. Außerdem muss der Abmahnende dem Abgemahnten die Kosten der Rechtsverteidigung erstatten.
Nicht nur für juristische Laien, sondern auch für im Markenrecht nicht versierte Rechtsanwälte ist es schwierig einzuschätzen, ob tatsächlich eine Markenrechtsverletzung vorliegt bzw. welche Angriffspunkte es gibt. So ist bei einer Markenanmeldung zu prüfen

• ob der Einwand der Nichtbenutzung erhoben wird
• ob der Abgemahnte das Zeichen überhaupt "markenmäßig" benutzt hat
• ob sich der Abgemahnte ggf. auf eine berechtigte Benutzung nach § 23 MarkenG berufen kann
• ob die Rechte an der Marke gemäß § 24 MarkenG erschöpft sind,
• ob eine Verwechslungsgefahr im markenrechtlichen Sinne besteht.

Insbesondere ist stets zu prüfen, ob der Markeninhaber seine Marke rechtserhaltend benutzt. Nicht benutzte Marken können nicht abgemahnt werden.
Sofern dies nicht der Fall ist und die fünfjährige Benutzungsschonfrist bereits abgelaufen ist, kann der Abgemahnte die Einrede der Nichtbenutzung erheben.

Fazit: Das kann teuer werden

Eine Markenabmahnung ist unangenehm und vor allem teuer. Da es um hohe Summen für Anwaltshonorare und auch Schadenersatz gehen kann, sollten sich Betroffene unbedingt beraten lassen. Insbesondere auch bei der Formulierung der Unterlassungserklärung - das ist nichts für Laien.

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