Marke weg? Unterlassungsvertrag kündigen!

Wenn eine Marke nicht mehr geschützt ist, kann das auch Auswirkungen auf einen bestehenden Unterlassungsvertrag haben. Das betrifft alle, die eine Unterlassungserklärung abgegeben und einen wirksamen Unterlassungsvertrag abgeschlossen haben. Ein solcher Vertrag kann gekündigt werden, wenn die Markenrechte erlöschen.

Unterlassungserklärung meets Marke

Der Empfänger einer Markenabmahnung kennt das: Er wird aufgefordert, eine Unterlassungserklärung abzugeben, weil eine Markenverletzung vorliegt. Sobald diese Erklärung vom Unterlassungsgläubiger angenommen wird (wenn überhaupt), kommt ein Unterlassungsvertrag zustande. Und dieser läuft auf unbestimmte Zeit - sprich: Eine Unterlassungsvertrag gilt so lange, bis der Vertrag beendet ist. Das kann durch verschiedene Gründe passieren, zum Beispiel durch Kündigung, Anfechtung oder Aufhebung. Im Markenrecht gibt es hier eine kleine Besonderheit. Denn hier geht es im Kern um die Unterlassung der Benutzung einer Marke. Was aber, wenn diese gar nicht mehr existiert - macht die Unterlassungserklärung dann überhaupt noch Sinn? Denn ohne die Marke gibt es keine Gefahr der Markenrechtsverletzung, wodurch der Zweck des Unterlassungsvertrages obsolet wird. Bleibt sie trotzdem bestehen oder muss sie gegebenenfalls gekündigt werden?

Markenlöschung

Zurück zur Marke: Mit dem Erlöschen der Markenrechte verliert der bisherige Inhaber jegliche Befugnis, Rechte aus der Marke geltend zu machen. Insbesondere kann er anderen nicht mehr verbieten, die Marke zu benutzen. Markenrechte können aus verschiedenen Gründen erlöschen:

• Der Inhaber der Marke lässt die Markenrechte ohne Verlängerung auslaufen
• Eine Marke verfällt – etwa wenn sie aufgrund der Untätigkeit des Rechteinhabers zur Gattungsbezeichnung der eingetragenen Waren geworden ist.

Folgen der Markenlöschung

Wenn die zugrunde liegende Marke gelöscht wird, entfällt die rechtliche Basis für den Unterlassungsvertrag. Die Löschung der Marke kann aus verschiedenen Gründen erfolgen, beispielsweise wegen Nichtverlängerung, Verzicht des Markeninhabers oder einer gerichtlichen Entscheidung, die die Marke für nichtig erklärt. Ohne die Existenz der Marke gibt es keinen rechtlichen Schutzgegenstand mehr, den der Unterlassungsvertrag schützen soll.

Kündigung des Unterlassungsvertrages

In einem solchen Fall der Markenlöschung (aus welchem Grund auch immer) kann die Partei, die sich zur Unterlassung verpflichtet hat, die Kündigung des Unterlassungsvertrages anstreben. Da die rechtliche Grundlage – die Existenz der Marke – nicht mehr gegeben ist, ist der Zweck des Vertrages hinfällig geworden. Die Kündigung eines solchen Vertrages kann entweder vertraglich vorgesehen sein oder durch eine gerichtliche Entscheidung herbeigeführt werden.

Der Bundesgerichtshof (Az.: I ZR 265/95 - Altunterwerfung I) hatte in der Vergangenheit schon entschieden, dass ein Unterlassungsvertrag gekündigt werden kann, wenn die Berechtigung des Gläubigers für den zugrunde liegenden gesetzlichen Unterlassungsanspruch weggefallen ist. Mit dem Erlöschen der Marke entfällt auch die Berechtigung des früheren Markeninhabers für den aus der Marke abgeleiteten gesetzlichen Unterlassungsanspruch. Wer also auf eine Abmahnung des Markeninhabers hin eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abgegeben hat, kann sich nach Erlöschen der Markenrechte von dieser Erklärung lösen.

Dies wurde in der Vergangenheit auch bereits anderweitig gerichtlich bestätigt - siehe z.B. hier.

Drum prüfe.....

Pacta sund servanda - oder einfach: Ein Vertrag ist bindend. Ein markenrechtlicher Unterlassungsvertrag aufgrund einer abgegebenen Unterlassungserklärung endet nicht automatisch mit dem Erlöschen der Markenrechte. Es ist daher wichtig, regelmäßig zu prüfen, ob Markenrechte erloschen sind, wenn Sie zuvor eine Unterlassungserklärung abgegeben haben. Als Unterlassungsschuldner sollten Sie nicht warten, bis Sie vom ursprünglichen Markeninhaber informiert werden.

Was ist bei einer Kündigung zu beachten?

Bei einem Einzelunternehmen muss der Inhaber die Unterlassungserklärung abgeben und kündigen. Hier ist klar, wer verantwortlich ist.

Bei einer GmbH ist es schwieriger. Hier kann die Unterlassungserklärung entweder von der GmbH selbst oder von der Geschäftsführung verlangt werden. Meist steht in der Abmahnung und der beigefügten Unterlassungserklärung, ob die Erklärung nur für die GmbH oder auch für die Geschäftsführung gilt. Deshalb muss man klären, wer durch die Unterlassungserklärung verpflichtet wird.
Wenn aus der Abmahnung und der Formulierung der Unterlassungserklärung nicht eindeutig hervorgeht, für wen die Unterlassungsverpflichtungen gelten, sollte man sich anwaltlich beraten lassen. In solchen Fällen ist es ratsam, die Unterlassungserklärung für alle Betroffenen zu widerrufen.

Und welche Kündigungsfrist gilt? Der Bundesgerichtshof (I ZR 194/95 - Altunterwerfung II) hatte dazu festgestellt, dass eine Kündigung des Unterlassungsvertrags nur innerhalb einer angemessenen Frist möglich ist. Die Frist, in der man kündigen kann, ist in solchen Fällen grundsätzlich großzügig bemessen und wird in Monaten angegeben. Wichtig ist, dass diese Frist erst ab dem Zeitpunkt zu laufen beginnt, zu dem man von den Gründen für die Kündigung erfährt.

Das Gericht hierzu im Wortlaut:

"Die Kündigung des Unterlassungsvertrags aus wichtigem Grund kann wirksam nur in angemessener, gesetzlich nicht festgelegter Frist erfolgen. Die Zweiwochenfrist des § 626 Abs. 2 Satz 1 BGB ist nicht anwendbar. Es ist allgemein anerkannt, daß es sich bei dieser starren Ausschlußfrist um eine Sonderregelung für Dienstverträge handelt, die sich nicht auf andere Vertragsverhältnisse übertragen läßt (st. Rspr.; BGH, Urt. v. 25.2.1977 - I ZR 67/75, GRUR 1977, 551, 554 - Textdichteranmeldung; Urt. v. 2.10.1981 - I ZR 81/79, GRUR 1982, 41, 43 - Musikverleger III; Urt. v. 27.1.1982 - VIII ZR 295/80, NJW 1982, 2432, 2433; Urt. v. 3.7.1986 - I ZR 171/84, NJW 1987, 57 f. [BGH 03.07.1986 - I ZR 171/84]; Urt. v. 14.12.1989 - I ZR 56/88, GRUR 1990, 443, 446 - Musikverleger IV; BGHZ 122, 211, 235). Im Falle der Altunterwerfung wird die Frist, innerhalb deren die Kündigung erfolgen muß, unter Berücksichtigung der bei Fallgestaltungen dieser Art vorliegenden Besonderheiten grundsätzlich großzügig, d.h. in Monaten zu bemessen sein. Denn im Betrieb des Schuldners muß zunächst ermittelt werden, in welchem Umfang in der Vergangenheit Unterwerfungserklärungen abgegeben worden sind; sodann ist eine sorgfältige rechtliche Prüfung erforderlich, ob der fragliche Unterlassungsvertrag mit Erfolg gekündigt werden kann. Weiter ist zu beachten, daß diese Frist erst von dem Zeitpunkt an zu laufen beginnt, in dem der Kündigungsberechtigte von den Tatsachen Kenntnis erlangt, aus denen sich der Kündigungsgrund ergibt."

Fazit: Immer wieder Augen auf!

Wer in der Vergangenheit aufgrund einer markenrechtlichen Abmahnung eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung abgegeben und einen wirksamen Unterlassungsvertrag geschlossen hat, sollte regelmäßig prüfen, ob die betroffene Marke zwischenzeitlich erloschen oder gelöscht ist. Ist dies der Fall, hat der Unterlassungsschuldner die Möglichkeit, die abgegebene Unterlassungserklärung zu kündigen - allerdings muss er dies alles proaktiv angehen.

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